Il 23 marzo scorso è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2424/2015 sul marchio comunitario (ora ribattezzato “marchio dell’Unione Europea”, così come l’istituzione europea che ne gestisce il rilascio, le procedure di opposizione e le azioni dirette di nullità in materia di marchi e modelli validi per l’intero territorio dell’Unione ha cambiato nome da OHIM, Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, in EUIPO, Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale).
Queste novità sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale UE nel dicembre scorso in parallelo con la Direttiva UE n. 2015/2436, di armonizzazione della disciplina nazionale sui marchi.
In entrambi i casi non si tratta di documenti normativi del tutto nuovi: essi intervengono, modificandoli, rispettivamente sul Regolamento CE n. 207/2009 e sulla Direttiva n. 2008/95/CE, a loro volta versioni codificate del Regolamento CE n. 40/94 e sulla Direttiva n. 89/104/CEE.
Non mancano tuttavia nei testi ora adottati significative novità e vi è anche un importante adempimento che i titolari dei marchi comunitari (compresi ovviamente i marchi costituiti dalla forma dei prodotti) devono assolvere entro il prossimo 24 settembre 2016.
Il Regolamento prevede infatti una sorta di regime transitorio speciale per gestire le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 giugno 2012 (nel caso C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys, meglio nota come “IP Translator”), che – con una decisione interpretativa – ha ritenuto che l’uso nella domanda di registrazione dei titoli di una classe merceologica non fosse di per sé sufficiente per coprire tutti i prodotti o servizi compresi in tale classe, come si riteneva in precedenza, anche sulla base della Comunicazione OHIM n. 4/2003.
In modo contraddittorio rispetto alla natura interpretativa di tale decisione, l’OHIM il giorno successivo alla pubblicazione della decisione ha emesso una nuova Comunicazione (la Comunicazione n. 2/2012), che riteneva applicabile la “regola” ricavabile dal dictum della Corte solo ai marchi comunitari successivi alla sua pubblicazione: ora il Regolamento assegna ai titolari termine appunto sino al 24 settembre 2016 per inviare all’EUIPO una Dichiarazione con la quale scelga se intende mantenere la protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi indicati nella classe di riferimento, compresi quelli non coperti dal significato letterale del titolo della classe.
Che cosa deve fare il titolare di un marchio comunitario
Dunque, è bene che chi dispone di un marchio comunitario si attivi per tempo, tenendo anche conto dell’uso che del suo marchio ha fatto o intende fare in prosieguo, ricordando anche che per il marchio comunitario è sempre possibile la ripresa dell’uso anche dopo il quinquennio di non uso, evitando la sanzione della decadenza, sino alla proposizione di un’azione giudiziaria diretta a farla accettare.
Parimenti importanti, nella nuova disciplina, sono:
- la cancellazione dell’onere di rappresentazione grafica del marchio (per effetto del quale viene ampliata la gamma di strumenti a disposizione del registrante per identificare in modo univoco il proprio segno);
- l’estensione espressa ai marchi di colore della disciplina dei marchi di forma (che ne vieta la registrazione quando il segno sia costituito esclusivamente dalla forma o dal colore imposto dalla natura stessa del prodotto, necessario a conseguire un risultato tecnico, o idoneo a conferire valore sostanziale al prodotto);
- una nuova definizione dei rapporti tra marchi e denominazioni di origine (anche in termine di impedimenti assoluti alla registrazione);
- la previsione della possibilità di ottenere anche in via amministrativa la declaratoria di nullità di decadenza del marchio nazionale che non abbia, o non abbia più, i requisiti per una valida protezione (per questa disposizione però, che per l’Italia significa implementare questo sistema da zero, c’è tempo sino al 2023, mentre le altre disposizioni della Direttiva vanno attuate entro il 2019);
- una disciplina parzialmente nuova delle utilizzazioni libere del marchio altrui;
- l’inclusione nell’ambito di esclusiva riservato al titolare del marchio, attribuendogli il diritto di vietare da un lato anche le attività preparatorie all’uso o all’apposizione del marchio contraffattorio e dall’altro l’ingresso in Europa di prodotti contraffatti e la loro immissione, con la sola eccezione del caso in cui il titolare del marchio non abbia il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.
Queste due ultime regole, in particolare, sono estremamente importanti.
La prima, infatti, consente di inibire e sottoporre a sequestro i materiali recanti i marchi-copia anche prima che siano materialmente apposti ai prodotti, evitando facili elusioni da parte dei contraffattori, mentre la seconda consente di applicare anche in caso di mero transito la procedura di sequestro alla frontiera disciplinata dal Regolamento UE n. 608/2013, con un decisivo progresso rispetto alla situazione attuale.
In base alla nuova regola sarà sufficiente che il titolare del marchio disponga di un’esclusiva sia nel Paese europeo dove le merci vengono presentate in dogana, sia in quello di destinazione dichiarata delle merci in transito; inoltre l’onere di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale graverà sul soggetto che presenta le merci alla dogana comunitaria, il quale dovrà assolvere tale onere nell’ambito del procedimento attivato ai sensi del citato Regolamento UE n. 608/2013, così sgravando il titolare del marchio dei costi e oneri relativi. Questo intervento normativo segna perciò un indubbio passo avanti per la tutela dei titolari dei diritti.
Il Regolamento si applica ovviamente soltanto al marchio dell’Unione Europea, nuova denominazione assunta dal marchio comunitario. Perché tutte le nuove regole si applichino in ciascun Paese dell’Unione anche ai suoi marchi nazionali, e quindi perché si possa beneficiare a favore di questi ultimi anche di queste nuove possibilità di tutela, si dovrà attendere che i legislatori nazionali diano attuazione alla norma corrispondente contenuta nella Direttiva UE n. 2015/2436: questo “doppio regime”, che penalizza i soggetti che non dispongono (per le più svariate ragioni) di un marchio dell’Unione Europea, ma solo di marchi nazionali, deve dunque durare il meno possibile: la Direzione Generale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi-Lotta alla Contraffazione si è in effetti già attivata, insediando un gruppo di lavoro che sta lavorando per predisporre il testo delle disposizioni nazionali di attuazione.
(A cura dell’Avv. Prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)
