Con l’inizio del nuovo anno, l’Italia dispone di nuove norme in materia di marchi e di brevetti
A premessa di quanto in seguito diremo, bisognerà ricordare che il 20 novembre 2018 il Consiglio dei Ministri italiano aveva approvato due decreti legislativi in tema di marchi e brevetti:
- il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario
- e quello di Attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
In entrambi i casi questi testi adottati riprendevano – con minime modifiche frutto degli interventi degli Uffici legislativi degli Uffici competenti – il testo degli schemi di decreto legislativo predisposti (per il vero, già da molti mesi) dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con l’ausilio del Gruppo di lavoro costituito con il concorso di un think tank di esperti del settore del quale fa parte anche chi scrive queste note.
Dopo i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari, il testo verrà formalmente adottato, entrando in vigore all’inizio del 2019.
Il contenuto delle nuove norme
Analizziamo quindi ora il contenuto delle nuove norme, in particolare per lo specifico delle ripercussioni che queste potranno avere sul Design dell’illuminazione.
Più significativo è certamente l’intervento in materia di marchi, che, tra le altre cose, renderà finalmente applicabili anche ai marchi nazionali due importanti disposizioni che rafforzano la tutela del marchio contro la contraffazione, sinora applicabili nel nostro Paese soltanto a favore dei marchi dell’Unione Europea (in ragione della diretta efficacia del corrispondente Regolamento): la prima, che include nell’ambito di esclusiva riservato al titolare del marchio il diritto di vietare da un lato anche le attività preparatorie all’uso o all’apposizione del marchio contraffattorio, la seconda, che vieta l’ingresso in Europa di prodotti contraffatti e la loro immissione “in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l’ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione”, come recita testualmente il considerando 16 del Regolamento, con la sola eccezione del caso in cui il titolare del marchio non abbia il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale. Dunque, anche in caso di mero transito sarà ora sempre consentito di applicare la procedura di sequestro alla frontiera disciplinata dal Regolamento UE n. 608/2013.
Questa possibilità rappresenta un decisivo progresso rispetto alla situazione precedente, in cui, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia UE del 1° dicembre 2011 (casi Philips e Nokia – C-446/09 e C-495/09), il sequestro doganale anche delle merci in mero transito nel territorio comunitario era ammesso solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette di contraffazione, se non fossero bloccate, verrebbero comunque commercializzate in Europa, ossia nel caso in cui, come si leggeva in tale sentenza, “emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell’Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell’Unione”.
Un passo avanti per i titolari dei diritti
In base alla nuova regola, invece, sarà sufficiente che il titolare del marchio (anche solo nazionale) disponga di un’esclusiva sia nel Paese europeo dove le merci vengono presentate in dogana, sia in quello di destinazione dichiarata delle merci in transito; inoltre l’onere di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale graverà sul soggetto che presenta le merci alla dogana comunitaria, il quale dovrà assolvere tale onere nell’ambito del procedimento attivato ai sensi del citato Regolamento UE n. 608/2013, così sgravando il titolare del marchio dei costi e oneri relativi.
Questo intervento normativo segna perciò un indubbio passo avanti per la tutela dei titolari dei diritti, tanto che l’auspicio è che in prospettiva questa soluzione possa venire inclusa nel Regolamento sulle misure alla frontiera ed essere quindi applicata anche agli altri diritti di proprietà intellettuale: anche se la situazione non è ancora ottimale, visto che la nuova norma troverà comunque applicazione solo nel caso in cui il marchio del contraffattore sia “identico al marchio UE registrato per tali prodotti” e nel caso in cui tale marchio “non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio”, e non anche quando essa sia soltanto simile, anche se la somiglianza comporta un agganciamento parassitario al marchio originale.
Parimenti importanti, nella nuova disciplina, sono poi la cancellazione dell’onere di rappresentazione grafica del marchio, per effetto del quale viene ampliata la gamma di strumenti a disposizione del registrante per identificare in modo univoco il proprio segno; e l’estensione espressa ai marchi di colore della disciplina dei marchi di forma, che ne vieta la registrazione quando il segno sia costituito esclusivamente dalla forma o dal colore imposto dalla natura stessa del prodotto, necessario a conseguire un risultato tecnico, o idoneo a conferire valore sostanziale al prodotto: con una soluzione già seguita dalla nostra giurisprudenza, ma che presentava ancora margini d’incertezza.
Lighting Design: una tutela anche per il concept delle opere
È chiaro che queste nuove norme hanno un impatto diretto sul mondo del Design perché molto spesso l’aspetto esteriore della forma dei prodotti – e l’illuminazione non fa eccezione – può assumere un valore distintivo, che quindi risulterà più agevole tutelare; anche gli effetti di luce dotati di valenza distintiva potranno essere più facilmente tutelati come marchi, registrandoli in modo appropriato, segnando dunque un decisivo progresso nel riconoscimento e nella protezione delle opere del lighting design.
Le novità in materia di brevetti
Quanto invece alle novità in materia di brevetti, già con la legge che aveva autorizzato la ratifica dell’Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti – alla cui entrata in vigore manca ormai solo la ratifica della Germania, ritardata da un ricorso alla Corte Costituzionale tedesca, su cui si attende oramai di giorno in giorno la decisione – l’Italia aveva adeguato anche la legislazione relativa ai brevetti nazionali alle norme sostanziali previste per il Brevetto Unitario e per la tutela dei Brevetti Europei davanti al Tribunale Unificato, conformemente alla scelta di non discriminare in alcun modo il trattamento di titoli italiani e titoli europei, sempre seguita anche in passato: l’intervento che verrà operato da questo nuovo decreto legislativo sarà dunque estremamente limitato, e riguarderà essenzialmente la previsione espressa dell’assoggettamento dei brevetti europei alle disposizioni sostanziali dell’Accordo anche in relazione all’accertamento della contraffazione (che sino ad ora andava invece valutata in base alle norme nazionali) e alcune precisazioni relative alle limitazioni del diritto di brevetto di cui all’art. 68 C.P.I., in particolare per le attività sperimentali implicanti l’utilizzo di materiale biologico e le invenzioni incorporate nelle navi o negli aeromobili stranieri che entrino “temporaneamente o accidentalmente” nelle acque e nel territorio italiano.
Qui ciò che si richiede quindi a tutti i soggetti del lighting design è quindi una più attenta riflessione sugli strumenti da utilizzare per proteggersi al meglio, soprattutto sul piano dell’economia sempre più globalizzata in cui sono chiamati ad operare.
(a cura di avv. prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)
